Возможна ли двойная регистрация товарных знаков?

Василий Александрович Рентеев, старший государственный патентный эксперт ФИПС
Анастасия Владимировна Ласунская, патентный поверенный юридической фирмы «АВЕНТА»

Авторы статьи считают, что не следует допускать двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг на имя одного и того же лица.

Один из существенных недостатков российского законодательства, регламентирующего процедуру регистрации товарных знаков, — отсутствие в действующей редакции Закона о товарных знаках и подзаконных ведомственных актах механизмов, препятствующих регистрации двух и более тождественных товарных знаков с разными датами приоритета в отношении однородных (или, по крайней мере, полностью или частично совпадающих) товаров и/или услуг на имя одного и того же лица.

Основная причина, по которой не следует допускать этого - возможность злоупотребления таким лицом своим исключительным правом для извлечения незаконной прибыли. Конечно, большинство правообладателей об этом и не помышляют, но, как показала практика, всегда находятся такие предприниматели, которые для получения дополнительной прибыли специально стремятся к созданию различных правовых коллизий, используя «дырки» в законодательстве.

Предположим, какое-либо лицо, получив два свидетельства на тождественные товарные знаки, сначала уступает один из них (более поздний) второму лицу, не ставя того в известность о наличии более раннего тождественного товарного знака. Когда второе лицо начнет использовать приобретенный товарный знак, первое лицо может предъявить к нему материальные претензии в связи с тем, что оно сохранило исключительное право на такой же, но более ранний товарный знак, которое нарушается вторым лицом. Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания… вполне допускают возникновение подобной ситуации, тем более, что при регистрации в Роспатенте указанных договоров поиск обозначений, сходных с теми товарными знаками, в отношении которых регистрируется договор, не проводится.

Рассмотрим, какие меры по предотвращению подобной ситуации предусмотрены в действующей редакции Закона о товарных знаках.

Попытка предотвратить возможность двойной регистрации нашла отражение в п. 6 ст. 9 Закона: «В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок». Как видим, свидетельство на один из тождественных товарных знаков не будет выдано только в том случае, если указанные в заявках товары и/или услуги полностью или частично совпадают, и при этом данные заявки имеют одну и ту же дату приоритета.

Если такие заявки поданы и имеют разные даты приоритета, то ситуация значительно сложнее. Что же делать в этом случае? Указанную норму (п. 6 ст. 9 Закона) уже применить нельзя, она регулирует только ту ситуацию, когда рассматриваемые заявки имеют одинаковые даты приоритета.

Мы также не найдем ответа на поставленный вопрос, обратившись к ст. 7 «Иные основания для отказа». В п. 1 этой статьи, в частности, указано: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет». Данная норма регламентирует только те ситуации, когда в отношении поданной заявки существует заявка на тождественный (или сходный до степени смешения) товарный знак или уже зарегистрированный тождественный товарный знак, принадлежащий другому лицу. Если такие заявки поданы одним и тем же лицом, то рассматриваемая норма не действует, и более поздней заявке нельзя противопоставить более раннюю заявку того же лица со ссылкой на п. 1 ст. 7 Закона.

Анализ других норм Закона о товарных знаках, регламентирующих основания для отказа и для оспаривания или прекращения действия свидетельства на товарный знак, показал, что они также не позволяют предотвратить регистрацию двух тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг на имя одного лица, если заявки по ним имеют разные даты приоритета (в частности, поданы не в один день). Так, ст. 6 Закона установлены только абсолютные основания для отказа, для выявления наличия которых товарный знак не нужно сопоставлять с другими (в том числе и тождественными) товарными знаками. П. 2 и 3 ст. 7 Закона регулируют ситуации, когда с рассматриваемым товарным знаком сталкиваются, соответственно, сходное зарегистрированное наименование места происхождения товара и более ранние фирменное наименование, промышленный образец, знак соответствия, объекты авторских и личных неимущественных прав.

В ст. 28 Закона содержатся положения, касающиеся оснований для оспаривания регистрации, которые можно условно разделить на две категории:

• регистрация товарного знака произошла с нарушением одного из требований, установленных ст. 6 и 7 Закона;
• регистрация товарного знака не удовлетворяет требованиям общеюридического характера.

Указанные положения ст. 28 Закона о товарных знаках с рассматриваемой нами позиции не очень интересны. Среди них выделяется, пожалуй, только положение, изложенное в п. 1. 4): «Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным… полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции». Однако исходя из указанного определения не ясно, можно ли рассматривать в качестве акта недобросовестной конкуренции двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг на имя одного и того же лица. Тем более, государственная патентная экспертиза ФИПС на стадии экспертизы заявленного обозначения подобным вопросом не занимается.

В ст. 29 Закона отражены только те обстоятельства, на основании которых может быть прекращена правовая охрана товарного знака. Среди них нет ни одного хоть сколько-нибудь затрагивающего прекращение регистрации тождественных товарных знаков одного лица с разными датами приоритета. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания*, регулирующие процесс рассмотрения заявки на товарный знак на стадии экспертизы заявленного обозначения, также не содержат ответа на поставленный вопрос. Как видим, ни действующая редакция Закона о товарных знаках, ни Правила по существу никак не препятствуют получению одним лицом двух или более свидетельств на тождественные товарные знаки в отношении однородных (или, по крайней мере, полностью или частично совпадающих) товаров и/или услуг при условии, что они имеют разные даты приоритета.

На практике государственной патентной экспертизой ФИПС, конечно, предпринимаются меры по предотвращению получения одним лицом двух свидетельств на тождественные товарные знаки с разными датами приоритета. Но, строго говоря, все они не основаны на нормах действующего законодательства. Чаще всего экспертиза ссылается на то, что Законом о товарных знаках не предусмотрена двойная регистрация тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг. Но ведь законодательством не предусмотрено и обратное. А, как известно, что не запрещено, то разрешено. В противном случае можно было бы отказать в регистрации абсолютно любому товарному знаку, даже такому общеизвестному, как «Coca-Cola». Ведь нигде в законодательстве прямо не прописано, что правовая охрана может быть предоставлена товарному знаку «Coca-Cola». Более того, в п. 14.7 Правил прямо указано, что «при установлении соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, для всех товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг, представленном заявителем, принимается решение о регистрации товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в этом перечне».

Приводятся и иные аргументы в отношении невозможности предоставления правовой охраны более позднему тождественному товарному знаку, однако все они по существу никак не подкреплены законодательными нормами. В свою очередь, отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку без ссылки на конкретные нормы Закона о товарных знаках, Правила или иные действующие на территории России нормативные акты недопустим.

Чтобы предотвратить двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг с разными датами приоритета, требуется подкорректировать либо Закон о товарных знаках, либо Правила. Это можно сделать, например, по аналогии с Патентным законом, в котором предусмотрена защита от патентования двух или более тождественных технических или художественно-конструкторских решений на имя одного лица. Правда, отказать в выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец или оспорить уже действующий патент можно только после регистрации более раннего тождественного технического или художественно-конструкторского решения. Так, например, для изобретений в п. 1 ст. 4 Патентного закона указано: «При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета… и запатентованные (любым лицом — Прим. авт.) в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Однако еще лучше, если отказ в регистрации более позднего тождественного товарного знака можно будет сделать еще на стадии экспертизы заявленного обозначения, не дожидаясь регистрации более раннего тождественного товарного знака. Для этого первые два абзаца п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках целесообразнее изложить в следующей редакции:

«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

• тождественные с товарными знаками;
• сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет».

Итоговое мнение по вопросу

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что при реформировании Закона о товарных знаках не лишним будет задаться вопросом: почему действующая редакция Закона прямо запрещает регистрацию двух и более тождественных товарных знаков на имя одного и того же лица в отношении полностью или частично совпадающих товаров и/или услуг с одинаковыми датами приоритета и в то же время никак не реагирует на ситуацию, когда регистрируются такие же товарные знаки, но только с разными датами приоритета? Не приведет ли подобная неувязка к нежелательным последствиям для сложившегося в России рынка товаров и услуг?