Услуги

Возможна ли двойная регистрация товарных знаков?

Василий Александрович Рентеев, старший государственный патентный эксперт ФИПС
Анастасия Владимировна Ласунская
, патентный поверенный юридической фирмы «АВЕНТА»

Авторы статьи считают, что не следует допускать двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг на имя одного и того же лица.

Один из существенных недостатков российского законодательства, регламентирующего процедуру регистрации товарных знаков, — отсутствие в действующей редакции Закона о товарных знаках и подзаконных ведомственных актах механизмов, препятствующих регистрации двух и более тождественных товарных знаков с разными датами приоритета в отношении однородных (или, по крайней мере, полностью или частично совпадающих) товаров и/или услуг на имя одного и того же лица.

Основная причина, по которой не следует допускать этого - возможность злоупотребления таким лицом своим исключительным правом для извлечения незаконной прибыли. Конечно, большинство правообладателей об этом и не помышляют, но, как показала практика, всегда находятся такие предприниматели, которые для получения дополнительной прибыли специально стремятся к созданию различных правовых коллизий, используя «дырки» в законодательстве.

Предположим, какое-либо лицо, получив два свидетельства на тождественные товарные знаки, сначала уступает один из них (более поздний) второму лицу, не ставя того в известность о наличии более раннего тождественного товарного знака. Когда второе лицо начнет использовать приобретенный товарный знак, первое лицо может предъявить к нему материальные претензии в связи с тем, что оно сохранило исключительное право на такой же, но более ранний товарный знак, которое нарушается вторым лицом. Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания… вполне допускают возникновение подобной ситуации, тем более, что при регистрации в Роспатенте указанных договоров поиск обозначений, сходных с теми товарными знаками, в отношении которых регистрируется договор, не проводится.

Рассмотрим, какие меры по предотвращению подобной ситуации предусмотрены в действующей редакции Закона о товарных знаках.

Попытка предотвратить возможность двойной регистрации нашла отражение в п. 6 ст. 9 Закона: «В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок». Как видим, свидетельство на один из тождественных товарных знаков не будет выдано только в том случае, если указанные в заявках товары и/или услуги полностью или частично совпадают, и при этом данные заявки имеют одну и ту же дату приоритета.

Если такие заявки поданы и имеют разные даты приоритета, то ситуация значительно сложнее. Что же делать в этом случае? Указанную норму (п. 6 ст. 9 Закона) уже применить нельзя, она регулирует только ту ситуацию, когда рассматриваемые заявки имеют одинаковые даты приоритета.

Мы также не найдем ответа на поставленный вопрос, обратившись к ст. 7 «Иные основания для отказа». В п. 1 этой статьи, в частности, указано: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет». Данная норма регламентирует только те ситуации, когда в отношении поданной заявки существует заявка на тождественный (или сходный до степени смешения) товарный знак или уже зарегистрированный тождественный товарный знак, принадлежащий другому лицу. Если такие заявки поданы одним и тем же лицом, то рассматриваемая норма не действует, и более поздней заявке нельзя противопоставить более раннюю заявку того же лица со ссылкой на п. 1 ст. 7 Закона.

Анализ других норм Закона о товарных знаках, регламентирующих основания для отказа и для оспаривания или прекращения действия свидетельства на товарный знак, показал, что они также не позволяют предотвратить регистрацию двух тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг на имя одного лица, если заявки по ним имеют разные даты приоритета (в частности, поданы не в один день). Так, ст. 6 Закона установлены только абсолютные основания для отказа, для выявления наличия которых товарный знак не нужно сопоставлять с другими (в том числе и тождественными) товарными знаками. П. 2 и 3 ст. 7 Закона регулируют ситуации, когда с рассматриваемым товарным знаком сталкиваются, соответственно, сходное зарегистрированное наименование места происхождения товара и более ранние фирменное наименование, промышленный образец, знак соответствия, объекты авторских и личных неимущественных прав.

В ст. 28 Закона содержатся положения, касающиеся оснований для оспаривания регистрации, которые можно условно разделить на две категории:

  • регистрация товарного знака произошла с нарушением одного из требований, установленных ст. 6 и 7 Закона;
  • регистрация товарного знака не удовлетворяет требованиям общеюридического характера.

Указанные положения ст. 28 Закона о товарных знаках с рассматриваемой нами позиции не очень интересны. Среди них выделяется, пожалуй, только положение, изложенное в п. 1. 4): «Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным… полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции». Однако исходя из указанного определения не ясно, можно ли рассматривать в качестве акта недобросовестной конкуренции двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг на имя одного и того же лица. Тем более, государственная патентная экспертиза ФИПС на стадии экспертизы заявленного обозначения подобным вопросом не занимается.

В ст. 29 Закона отражены только те обстоятельства, на основании которых может быть прекращена правовая охрана товарного знака. Среди них нет ни одного хоть сколько-нибудь затрагивающего прекращение регистрации тождественных товарных знаков одного лица с разными датами приоритета. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания*, регулирующие процесс рассмотрения заявки на товарный знак на стадии экспертизы заявленного обозначения, также не содержат ответа на поставленный вопрос. Как видим, ни действующая редакция Закона о товарных знаках, ни Правила по существу никак не препятствуют получению одним лицом двух или более свидетельств на тождественные товарные знаки в отношении однородных (или, по крайней мере, полностью или частично совпадающих) товаров и/или услуг при условии, что они имеют разные даты приоритета.

На практике государственной патентной экспертизой ФИПС, конечно, предпринимаются меры по предотвращению получения одним лицом двух свидетельств на тождественные товарные знаки с разными датами приоритета. Но, строго говоря, все они не основаны на нормах действующего законодательства. Чаще всего экспертиза ссылается на то, что Законом о товарных знаках не предусмотрена двойная регистрация тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг. Но ведь законодательством не предусмотрено и обратное. А, как известно, что не запрещено, то разрешено. В противном случае можно было бы отказать в регистрации абсолютно любому товарному знаку, даже такому общеизвестному, как «Coca-Cola». Ведь нигде в законодательстве прямо не прописано, что правовая охрана может быть предоставлена товарному знаку «Coca-Cola». Более того, в п. 14.7 Правил прямо указано, что «при установлении соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, для всех товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг, представленном заявителем, принимается решение о регистрации товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в этом перечне».

Приводятся и иные аргументы в отношении невозможности предоставления правовой охраны более позднему тождественному товарному знаку, однако все они по существу никак не подкреплены законодательными нормами. В свою очередь, отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку без ссылки на конкретные нормы Закона о товарных знаках, Правила или иные действующие на территории России нормативные акты недопустим.

Чтобы предотвратить двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг с разными датами приоритета, требуется подкорректировать либо Закон о товарных знаках, либо Правила. Это можно сделать, например, по аналогии с Патентным законом, в котором предусмотрена защита от патентования двух или более тождественных технических или художественно-конструкторских решений на имя одного лица. Правда, отказать в выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец или оспорить уже действующий патент можно только после регистрации более раннего тождественного технического или художественно-конструкторского решения. Так, например, для изобретений в п. 1 ст. 4 Патентного закона указано: «При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета… и запатентованные (любым лицом — Прим. авт.) в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Однако еще лучше, если отказ в регистрации более позднего тождественного товарного знака можно будет сделать еще на стадии экспертизы заявленного обозначения, не дожидаясь регистрации более раннего тождественного товарного знака. Для этого первые два абзаца п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках целесообразнее изложить в следующей редакции:

«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

  • тождественные с товарными знаками;
  • сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет».

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что при реформировании Закона о товарных знаках не лишним будет задаться вопросом: почему действующая редакция Закона прямо запрещает регистрацию двух и более тождественных товарных знаков на имя одного и того же лица в отношении полностью или частично совпадающих товаров и/или услуг с одинаковыми датами приоритета и в то же время никак не реагирует на ситуацию, когда регистрируются такие же товарные знаки, но только с разными датами приоритета? Не приведет ли подобная неувязка к нежелательным последствиям для сложившегося в России рынка товаров и услуг?