Как продать товарный знак?

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1477 Гражданского кодекса РФ, далее - ГК РФ).

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

То есть, из вышесказанного следует, что главное, что получает правообладатель после регистрации товарного знака – это исключительное право использования данного товарного знака.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) (статья 1233 ГК-РФ)

Статья 1484 ГК РФ описывает возможные варианты использования исключительного права на товарный знак. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии со статьей 1232  ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Если резюмировать изложенное в статье 1232 ГК РФ, то из этого следует, что если результат интеллектуальной деятельности подлежит обязательной государственной регистрации, то и все виды распоряжения этим результатам, также подлежат государственной регистрации. 

Соответственно, для того, чтобы приобрести исключительное право использования товарным знаком необходимо заключить договор об отчуждении исключительного права.

В соответствии со статьей 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Данная законодательная норма отражена в судебном процессе по делу А40-130123/12-19-1083 от  10 июля 2013 г. в котором Роспатент отказал в регистрации договора об отчуждении исключительного права между ООО «Святая Елена» и ООО «Александровы погреба», на том основании, что регистрация договора может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.

В статье 1234 ГК РФ приведены основные положения, которые должны быть предусмотрены в договоре, а именно: договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Следует учитывать, что поскольку исключительное право на товарный знак возникает только после государственной регистрации, то и переход исключительного права будет осуществлен после государственной регистрации договора. 

Также в статье 1234 ГК РФ предусмотрена защита прав правообладателя.

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Резюме

Для приобретения права на товарный знак необходимо заключить договор об отчуждении исключительного права, который, помимо основных сведений о правообладателе и приобретателе, а также таких сведений о товарном знака, как номер свидетельства, перечень товаров и услуг в отношении которых знак зарегистрирован, договор должен содержать информацию о возмездности, то есть о размере вознаграждения и порядке его выплаты правообладателю. Такой договор подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Для ответа на вопрос были использованы следующие документы и нормативно-правовые акты:

• Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (действующая редакция от 01.09.2013).
• Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 10 июля 2013 г. по делу N А40-130123/12-19-1083.

Хотите продать товарный знак? Нужна оценка стоимости товарного знака? Необходим лицензионный договор?

Наши специалисты проконсультируют во всем вопросам, связанным с использованием интеллектуальной собственности. Юридическая фирма «АВЕНТА» предлагает только проверенные решения!