Регистрация товарного знака: формализм эксперта или искусство заявителя?

Наталья Мазур

В данной статье автором сделана попытка поделиться собственным опытом переписки с экспертами ФГУ ФИПС (далее – ФИПС) в ходе делопроизводства по регистрации товарных знаков (далее – ТЗ). При этом имеются в виду случаи, когда заявитель, будучи уверенным в том, что регистрация его ТЗ должна была бы пройти беспрепятственно, получал от экспертов ФИПС уведомления, в которых говорилось о невозможности регистрации товарного знака по тем или иным причинам.

Это вызвало необходимость тщательного анализа доводов экспертов, который привел к пониманию того, что нередко эксперты относятся к товарному знаку чисто формально, не вникая в его сущность. В таких случаях заявитель защищает ТЗ, применяя все свое мастерство доказательства, знания законодательства и опыт. В этом есть и определенная психологическая проблема, так как для многих российских заявителей доводы эксперта – это однозначно правильное мнение, противоречить которому готов не каждый.

В то же время необходимо помнить, что эксперту, как и любому человеку, может быть свойственен и субъективизм, и просто ошибки, особенно в последнее время, когда количество товарных знаков, заявленных на регистрацию, становится все больше. Поэтому при получении заявителем уведомления с отказом в регистрации ТЗ ему не стоит сразу опускать руки, надо обязательно высказать свое мнение относительно доводов эксперта, не боясь вступить с ним в спор, выдвигая обоснованные контрдоводы.

Приведем примеры, которые, возможно, позволят многим, желающим ознакомиться с нашим положительным опытом переписки с экспертами, решить проблемы регистрации ТЗ, «отягощенной» уведомлением или запросом экспертизы.

Пример 1

Заявителем был подан на регистрацию ТЗ «Информационно-аналитический еженедельник «Хронограф Тольятти» (с указанием на то, что элементы «Тольятти» и «Информационно-аналитический еженедельник» являются неохраняемыми) в отношении следующего перечня товаров и услуг: 16 класс МКТУ - «Газеты, издания печатные, продукция печатная», 35 класс МКТУ - «Публикация рекламных текстов, составление рекламных рубрик в газетах», 38 класс МКТУ - «Вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, доска сообщений электронная, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений, почта электронная, радиовещание, связь спутниковая, телеконференции».

В уведомлении о результатах экспертизы заявленного обозначения сообщалось о невозможности регистрации данного ТЗ для всех заявленных товаров и услуг, кроме товара 16 класса - «Газеты». Аргументировалось это тем, что неохраняемый элемент «информационно-аналитический еженедельник» сводится к понятию «газета» или «журнал» (далее следовала ссылка на «Современный толковый словарь русского языка», СПб.: Норинт, 2005, - С. 183).

Заявитель же, являясь издателем одноименной газеты, частично дублировал ее содержание по телевидению, по радио и в сети Интернет. Поэтому он был заинтересован в регистрации товарного знака по всему заявленному перечню. Доводы заявителя в отношении 16 класса были следующими.

В современном русском языке происходит изменение значения слова «еженедельник», а точнее его расширение. То есть, в слове «еженедельник», можно сказать, «выветривается» и ослабевает его первоначальное понятие «печатное издание». Приобретается следующее смысловое содержание: средство массовой информации, выходящее либо обновляющееся раз в неделю. Поэтому нет основания утверждать, что неохраняемый и недоминирующий элемент «информационно-аналитический еженедельник», используемый в заявленном обозначении, будет вводить в заблуждение потребителя в отношении товаров и услуг, кроме товаров 16 класса. Заявитель привел в качестве примера материалы из Интернет, когда еженедельником называли радиопередачи и журналы.

Различительная способность заявленного обозначения в отношении услуг 38 класса была доказана следующим образом:
- «Вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, телеконференции» - подтверждается тем, что раз в неделю выходит телевизионная передача с одноименным заявленным обозначением (была приложена телевизионная программа передач);
- «Доска сообщений электронная, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений, почта электронная» - подтверждается тем, что зарегистрирован домен www.chronograf.ru как интернет-сайт информационно-аналитического еженедельника (была приложена распечатка с сайта);
- «Радиовещание» - подтверждается тем, что раз в неделю выходит радиопередача с одноименным заявленным обозначением (была приложена эфирная справка).

Таким образом, по высказанному мнению заявителя, не было обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве ТЗ на основании положений п. 3. ст. 6 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и п. 2. 5. 1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), в отношении всех заявленных классов МКТУ. Эксперт с этим согласился и выдал положительное решение о регистрации товарного знака.

Заявителю в аналогичных случаях можно порекомендовать изначально к материалам заявки прикладывать материалы, подтверждающие приобретение товарным знаком различительной способности в отношении заявленных услуг.

Пример 2

Другим примером переписки с экспертизой может служить делопроизводство по регистрации ТЗ «Посадский ШЭД» в отношении услуг 35 класса МКТУ - «демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».
Экспертиза рассмотрела в качестве неохраняемого словесный элемент «шэд» в отношении услуг 35 класса по демонстрации, продвижению и закупке рыбных товаров и в качестве неохраняемого - в отношении остальных услуг 35 класса, рассматривая его как ложный, трактуя существительное «шэд» как рыбу семейства сельдевых, ссылаясь на интернет-источники.

Заявитель же имел в виду, что данное слово обозначает окказиональную аббревиатуру, расшифровывающуюся как «широкая экономическая деятельность», отраженную в наименовании фирмы 000 «ШЭД». Как слово, образованное путем аббревиации и употребляющееся в качестве имени собственного, оно пишется прописными буквами ШЭД. Заявитель также обратил внимание экспертизы на то, что, во-первых, Интернет не является официальным изданием (источником информации).

Во-вторых, фиксация слова шэд в значении промысловой рыбы семейства сельдевых отсутствует в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, в «Толковом словаре иноязычных слов» Л. П. Крысина и в «Большом энциклопедическом словаре». Отсутствие данного слова в словарях в лучшем случае говорит о весьма ограниченной сфере его употребления и указывает на невозможность для русскоязычного человека соотнести звуковое сочетание [шэт] со значением «промысловая рыба семейства сельдевых». Последнее подтверждает невозможность применения п. 1, 3 ст. 6 Закона в отношении рассматриваемого обозначения.

Доводы заявителя были приняты во внимание экспертизой, и свидетельство о регистрации товарного знака было выдано.

Пример 3

На регистрацию был заявлен ТЗ SEATEX («СИТЕКС») в отношении следующих товаров и услуг: 12 класс МКТУ - «сиденья, чехлы для сидений»; 35 класс - «продвижение товаров 12 класса», 42 класс - «услуги портных», так как заявитель занимался разработкой и пошивом чехлов для сидений различных марок автомобилей.

В своем уведомлении экспертиза мотивировала невозможность регистрации заявленного обозначения в соответствии с п. 3 ст. 6 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров и п. 2. 5. 1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», так как ей стало известно о торговой марке Seatex, используемой финской компанией Heikki Vihersalo Oy для маркировки выпускаемой продукции, в частности сидений, из интернет-источника (сайт http://yachtsworld.ru). Регистрация же заявленного ТЗ, по мнению эксперта, может ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

В этом случае заявителю пришлось строить возражение на следующих доводах:

1. 1«Способность обозначения вводить в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя не должна доказываться ссылкой на наличие прав третьих лиц (т. е. отсутствие «новизны» обозначения)», что подтверждается Разъяснениями о неправомерности ссылок на п. 1. ст. 7 Закона при применении оснований для отказа в регистрации ТЗ, установленных абзацем вторым п. 3 ст. 6 Закона (Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 06.07.2004 г. №12).
2.  Далее акцент делался на невозможность введения в заблуждение в силу неоднородности товаров и услуг.
3. Товарная марка используется в отношении сидений для катеров и лодок, т. е. для конкретного вида водного транспорта. Сегмент потребителей данного вида товара достаточно узок. Это производители катеров и лодок и в редком случае физические лица – владельцы катеров и лодок, самостоятельно производящие установку или замену сидений.

В соответствии с п. 3. 1.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, данные товары можно отнести к товарам производственно-технического назначения. Они исполняются ограниченным кругом потребителей, которым, как правило, известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

Заявитель же занимается моделированием (серийным или индивидуального характера), раскроем, пошивом чехлов на автомобильные сидения и их реализацией. Именно эти виды услуг в отношении чехлов на сидения транспортных средств он и планирует продвигать под заявленным обозначением. Потребители данного вида услуг – владельцы автомобилей, как правило, заботящиеся об интерьере салона и стремящиеся придать ему индивидуальный характер. При этом автомобиль сегодня становится товаром широкого спроса.

«Чехол – покрышка из ткани или кожи для вещей» (защитного или декоративного характера - прим. заявителя) (Ожегов СИ. Словарь русского языка. - М.: Оникс: Мир и образование, 2005 г.). «Сидение – место, предмет, на котором сидят» (Ожегов СИ. Словарь русского языка. - М.: Оникс; Мир и образование, 2005 г.). Очевидно, что назначение данного вида товаров разное.

Как было сказано выше, большую роль играет круг потребителей.

По данным статистики в 2006 г. количество автомобилей в РФ составляло не менее 19 млн. Лодки и катера относятся к маломерным судам, количество которых, находится в пределах 1, 5 млн. в частном владении и во владении юридических лиц.

Таким образом, очевидно различие не только в самих пользователях, но и в масштабах рынка сбыта товара или предоставления услуги, так как потребитель продукции, связанной с водным транспортом территориально расположен в регионах, близких к водным бассейнам, в то время как пользователи автомобилей не имеют никакой географической «привязки».

По мнению заявителя, вышесказанное не дает основания утверждать, что в сознании приобретателя услуг по моделированию (серийных или индивидуального характера), раскрою, пошиву чехлов (услуг портных на сидения автомобилей или готовых изделий) возникнет представление о товаре как о сидениях для катеров и лодок (вида мелкомерного водного транспорта) и их производителе – финской компании, исходя из сведений, ставших известными экспертизе из Интернет.

Результатом таких доводов стала регистрация данного ТЗ в отношении конкретизированного перечня товаров 12 класса (чехлы автомобильные) и услуг 35 и 42 классов в первоначально заявленном объеме.

Заключение

Данные примеры проясняют причины возникновения проблем при использовании экспертами материалов из сети Интернет. Если в первом примере эксперт явно пренебрег материалами Интернет при трактовании словосочетания «информационно-аналитический еженедельник», то во втором случае информация из интернет-источника стала основой для «мотивированного» заключения эксперта. Третий пример также указывает на необоснованное использование информации из Интернет.

Такой разнобой в восприятии экспертизой информации из сети Интернет говорит о том, что этот вопрос не урегулирован до сих пор, так как характер и степень использования интернет-материалов при экспертизе ТЗ остается в личной компетенции эксперта. В этом случае экспертам, видимо, надо не просто пользоваться «выдернутой» информацией с интернет-сайтов, но и в своих решениях не противоречить элементарной логике, возможно, ограничиваясь запросом к заявителю о разъяснении недостающей информации или материалов, но не шокируя его утверждениями о невозможности регистрации товарного знака по тем или иным причинам.

А заявителю можно посоветовать пользоваться имеющимися примерами ответов на уведомления, рекомендациями патентных поверенных, а также филологов, лингвистов, маркетологов, специализированные знания которых могут помочь в составлении мотивированных и грамотно обоснованных доводов.